상표 거절이유통지서 대응 방법, 제출기한부터 의견서 작성까지

상표 출원 후 특허청으로부터 의견제출통지서를 받으면 대부분 당황합니다. “거절”이라는 단어 때문에 등록이 끝났다고 생각하는 분들이 많습니다. 하지만 실제 상담 현장에서 보면, 의견제출통지서는 등록 절차가 끝났다는 의미가 아니라 출원인에게 한 번 더 의견을 낼 기회를 주는 절차입니다.

이 글에서는 의견제출통지서를 받았을 때 가장 먼저 확인해야 할 것, 자주 발생하는 거절이유별 대응 방법, 그리고 직접 대응이 가능한 경우와 전문가 상담이 필요한 경우를 실무 경험을 바탕으로 정리했습니다.

상표 거절이유통지서, 받으면 무조건 등록 거절인가요?

특허청 심사관은 출원 내용을 검토하는 과정에서 문제를 발견하면, 곧바로 거절결정을 내리지 않습니다. 대신 적용된 상표법 조항, 거절 사유에 대한 구체적인 설명, 유사하다고 판단된 선등록 상표, 대응 가능한 기간 등을 담은 의견제출통지서를 발송합니다.

저희가 실제로 진행한 사건들을 보면, 의견제출통지서를 받은 출원의 상당수가 의견서나 보정서 제출을 통해 등록까지 이어집니다. 다만 어떤 거절이유인지, 그 거절이유가 얼마나 강하게 적용되는 사안인지에 따라 대응 방향과 등록 가능성이 크게 달라집니다.

상담을 진행하다 보면 “의견서를 한 번 내면 바로 결과가 나오나요”라고 묻는 분들이 많습니다. 실제로는 의견서를 제출한 후 다시 거절이유통지가 나오거나, 검토 끝에 거절결정 또는 등록결정이 나오기까지 보통 1~3개월 정도 소요됩니다. 일정을 계획할 때 이 점을 염두에 두시면 좋습니다.

통지서를 받으면 가장 먼저 확인해야 할 것은 다음 두 가지입니다.

• 어떤 법조항(거절이유)에 해당하는지
• 의견서 제출 기한이 언제까지인지

이 두 가지만 정확히 파악해도 절반은 정리된 셈입니다.

의견제출통지서 제출 기한은 언제까지이며 연장 가능한가요?

의견제출통지서 발송일부터 2개월의 기간 내에 답변을 제출해야 하며, 해당 기간은 1개월씩 총 4회에 걸쳐 연장신청이 가능합니다.

만약 이 기간을 모두 놓쳤다면 끝일까요. 그렇지는 않습니다. 기한을 놓치더라도 만료일로부터 2개월 내에 절차계속신청서를 제출하면 절차를 계속 진행할 수 있습니다.

실무에서는 통지서를 받고 며칠 동안 방치하다가 기한이 임박해서야 연락하시는 경우가 많습니다. 식별력 부족이나 선등록상표 유사 같은 거절이유는 증거자료 수집이나 표장 비교 분석에 시간이 꽤 걸립니다. 기한이 남았다고 안심하기보다는, 통지서를 받은 시점에 거절이유의 성격부터 파악해두는 것이 이후 대응 속도를 좌우합니다.

참고로 보정서와 의견서는 목적이 다릅니다.

거절이유에 따라 둘 중 하나만 필요한 경우도 있고, 함께 제출하는 경우도 있습니다.

가장 많이 발생하는 상표 거절이유 3가지와 대응 전략

지정상품(서비스) 명칭이 불명확하다는 이유로 거절됐다면

가장 단순한 거절이유입니다. 출원 시 지정한 상품명이 특허청이 정한 기준에 맞지 않으면, 상품명을 수정하거나 삭제하는 보정서를 제출하여 해결할 수 있습니다.

이 경우는 대응 자체는 어렵지 않지만, 방치하면 전체 출원이 거절될 수 있다는 점은 주의해야 합니다. 다만 상품명을 어떻게 수정하느냐에 따라 향후 사업 확장 시 보호 범위가 달라질 수 있어, 단순 보정이라도 한 번 짚어보고 진행하는 것을 권장합니다.

식별력이 부족하다는 이유로 거절됐다면

상표가 지정상품의 성질이나 효능, 산지 등을 직접적으로 표현하고 있어 식별력이 없다는 이유로 거절되는 경우입니다. 다만 솔직하게 말씀드리면, 심사관이 의견을 받아들여 식별력을 인정하는 사례는 흔하지 않습니다. 그래서 처음부터 식별력이 명확한 상표를 선정하는 것이 가장 효율적인 전략입니다.

현장에서 보면 식별력 거절 중에서도 문자만으로 된 표장보다, 도형과 문자가 결합된 표장이 상대적으로 대응이 수월한 경우가 많습니다. 도형 부분이 전체 표장에 식별력을 더해주는 요소로 작용할 수 있기 때문입니다.

이미 출원해서 거절이유를 받은 상황이라면, 상표법 제33조 제2항에 따른 “사용에 의한 식별력” 주장을 검토할 수 있습니다. 이때 판단 근거는 다음과 같습니다.

실제 사례를 보면 이 주장이 모든 지정상품에 일괄 적용되지는 않습니다. 한 특허법원 사건에서는, 같은 출원상표라도 일부 지정상품(모발염료, 화장용 염료 등)에는 사용에 의한 식별력이 인정되었지만, 다른 지정상품(애완동물용 모발염색제 등)에는 인정되지 않아 결국 전체 출원에 대한 거절결정이 유지된 사례가 있습니다. 즉 지정상품 구성에 따라 결과가 갈릴 수 있어, 증거자료를 어떤 지정상품에 맞춰 준비하느냐가 중요합니다.

선등록상표와 동일·유사하다는 이유로 거절됐다면

의견서로 대응할 때는 선등록상표와 외관, 호칭, 관념이 다르다는 점이나 실제 거래 상황에서 혼동 가능성이 낮다는 점을 근거로 제시할 수 있습니다.

실무에서 자주 활용하는 논리는 “요부관찰”입니다. 상표가 여러 단어로 결합되어 있을 때, 그중 식별력이 강한 부분(요부)을 기준으로 비교하면 선등록상표와 다르게 보인다는 주장입니다. 다만 이 논리가 항상 받아들여지는 것은 아닙니다.

실제로 어느 출원 건에서는, 출원인이 강한 식별력을 가진 부분과 약한 부분이 결합된 표장이므로 식별력이 강한 부분을 기준으로 보면 선등록상표와 유사하지 않다는 의견서를 제출했지만, 심사관은 거절이유가 해소되지 않았다고 보고 거절결정을 내린 사례가 있습니다. 이처럼 같은 논리라도 표장의 구체적인 구성과 지정상품에 따라 결과가 달라집니다.

이 거절이유에 대응할 때 함께 검토할 수 있는 경로는 다음과 같습니다.

• 선등록상표권자로부터 공존동의서 확보 가능 여부
• 선등록상표의 불사용취소심판 가능 여부
• 지정상품 간 거래실정상 혼동 가능성 검토

의견서 작성 시 반드시 확인해야 할 체크포인트는?

하나의 통지서에 여러 거절이유가 동시에 적시되는 경우가 많습니다. 여러 거절이유를 한 번에 뭉쳐서 반박하면, 심사관 입장에서는 답변이 부족하다고 느낄 수 있습니다.

의견서 작성 시 확인해야 할 사항은 다음과 같습니다.

저희가 의견서를 작성할 때는 먼저 거절이유 중 어떤 조항이 핵심이고 어떤 조항이 부수적인지 우선순위를 정합니다. 핵심 거절이유가 해소되지 않으면 나머지 대응이 무의미해지는 경우가 많기 때문입니다.

직접 대응 가능한 경우와 전문가 상담이 필요한 경우는?

특히 의견서 제출 기한 내에 한 번 더 보정 기회가 제한적으로 주어지는 경우도 있어, 첫 의견서를 어떻게 작성하느냐가 중요한 분기점이 되는 경우가 많습니다.